Marchi
Introduzione
Ai sensi della normativa in vigore in Italia (Articolo 7 del Codice della Proprietá Industriale – D.lgs. n. 30/2005) “Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti: a) a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese; e b) ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l’oggetto della protezione conferita al titolare”.
Il marchio, pertanto, è lo strumento attraverso il quale un imprenditore si garantisce un’esclusiva di sfruttamento in relazione ai prodotti fabbricati o ai servizi resi. La costante evoluzione dei rapporti industriali e commerciali richiede oggi scelte imprenditoriali mirate anche a valorizzare e tutelare tali segni distintivi, consentendone lo sfruttamento sia diretto sia indiretto, anche attraverso attività di licensing e merchandising.
Nel seguito sono esposte le procedure di ricerca e deposito generalmente attuabili in vista della tutela di un marchio d’impresa in Italia e all’estero.
Ricerche di anteriorità
In linea di principio, qualunque deposito dovrebbe essere preceduto da opportune ricerche di anteriorità volte ad accertare l’eventuale esistenza di diritti anteriori altrui (marchi, ragioni sociali, nomi commerciali, nomi a dominio, ecc.) che possano eventualmente inibire l’uso e la registrazione del marchio proposto nel territorio d’interesse.
La tipologia e l’ambito delle ricerche, o il pacchetto di ricerca più idoneo, saranno valutati caso per caso tenendo conto dei paesi di interesse e delle specifiche esigenze del progetto.
Depositi
Generalmente il primo passo consiste nel proteggere il marchio in Italia tramite opportuno deposito. La domanda di registrazione nazionale può essere estesa all’estero rivendicando la cosiddetta prioritá unionista, entro sei mesi dalla data del primo deposito e, in tal caso, gli effetti giuridici delle domande di registrazione risultanti decorreranno dalla data della prioritá.
La tutela di un marchio all’estero può essere attuata secondo modalità diverse. Solitamente, si consiglia di proteggere il marchio, nei paesi ove i prodotti sono esportati (o i servizi vengono resi) e dove si presume verranno commercializzati (o i servizi resi) a breve e medio termine; nei paesi ove operano concorrenti diretti; nei paesi ad alta contraffazione e noti per attività di “pirateria” dei marchi (Estremo Oriente e Sud America).
Il marchio dell’Unione Europea consente – una volta concesso – una tutela in tutti i paesi membri dell’Unione Europea che attualmente sono:
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria.
Con la procedura del marchio internazionale è possibile, mediante un’unica domanda presentata tramite l’Ufficio di origine e trasmessa alla WIPO, chiedere la protezione di un marchio, a scelta e simultaneamente, in più Paesi aderenti all’Accordo e al Protocollo di Madrid. Ciascun Paese designato procede quindi all’esame della domanda secondo la propria legislazione nazionale e può concedere o rifiutare la protezione.
Nei Paesi non coperti dalla registrazione di marchio UE e/o dalle suddette convenzioni internazionali, la tutela del marchio può essere ottenuta mediante un deposito nazionale, secondo le modalità e nel rispetto della normativa vigente nel Paese interessato.
Mantenimento di diritti e sorveglianze
In linea di massima, e salvo l’eccezione di alcuni paesi, le registrazioni hanno una durata di dieci anni dalla data di deposito e sono rinnovabili per ulteriori periodi decennali.
La normativa attualmente vigente in molti stati – tra i quali anche l’Italia – prevede che il titolare di un marchio il quale abbia tollerato per cinque anni consecutivi l’uso di un marchio identico o simile al proprio, non possa domandare la dichiarazione di nullità del marchio posteriore, né opporsi all’uso dello stesso, salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato domandato in malafede.
Per evitare che possano verificarsi circostanze che compromettano i diritti di esclusiva acquisiti, riteniamo consigliabile sottoporre a sorveglianza i registri dei paesi in cui si detiene il deposito/la registrazione del marchio o che comunque rivestono un’importanza strategica e/o commerciale in relazione alle attività imprenditoriali contemplate. In tal modo, si verrà così a conoscenza in tempo utile di eventuali depositi di terzi di marchi identici e/o simili che possano creare pregiudizio ai diritti e intraprendere tempestivamente, ove necessario, i provvedimenti del caso.
Ad ulteriore completamento del quadro generale fornito, è altresì possibile istituire servizi di sorveglianza relativi ai nomi a dominio, che permettono di localizzare i nomi a dominio che corrispondano o contengano il marchio di interesse, con qualsiasi tipo di estensione (TLD – generici del tipo .COM, .NET, .ORG. ecc. – New gTLD – nuove estensioni del tipo .BRAND, ecc. – o ccTLD – nazionali, del tipo .IT, ecc.).